Controvérsias de investimentos sobre direitos de propriedade intelectual

INVESTMENT DISPUTES CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Resumo

Este artigo explora a interação entre o direito internacional de investimento e os direitos de propriedade intelectual mediante o exame de duas controvérsias arbitrais conhecidas como Philip Morris versus Uruguai e Philip Morris versus Austrália. Uma vez reconhecidos os direitos de propriedade intelectual como uma forma de investimento à luz de acordos internacionais, novos desafios sobre a autonomia regulatória nacional se impõem. O campo de pesquisa é a propriedade intelectual. O objetivo proposto é verificar se os tribunais arbitrais restringiram a autonomia regulatória do Uruguai e da Austrália. Em razão desse objetivo, a pesquisa adota o método de estudo de caso. Os resultados demonstram: (i) futuras controvérsias sobre investimentos podem considerar medidas nacionais para regular a propriedade intelectual como desapropriação indireta; (ii) o princípio do abuso de direito possui utilidade para impedir o reconhecimento da jurisdição em disputas de investimentos. Duas conclusões principais são obtidas: (i) as decisões finais arbitrais não restringiram a autonomia regulatória do Uruguai e da Austrália; (ii) os acordos internacionais de investimentos promovem potencial impacto sobre a autonomia regulatória nacional.

Palavras-chave
Propriedade intelectual; desapropriação indireta; arbitragem investidor-Estado; autonomia regulatória nacional; acordos de investimentos

Abstract

This article explores the interaction between international investment law and intellectual property rights through examining two arbitration disputes known as Philip Morris versus Uruguay and Philip Morris versus Australia. Once intellectual property rights are recognized as a form of investment under international agreements, new challenges concerning autonomy regulation of States are imposed. The field of research is intellectual property. The proposed objective is to verify whether arbitral tribunals have restricted autonomy regulation of Uruguay and Australia. Because of this objective, the research adopts the case study method. The results demonstrate: (i) further investment disputes can consider national measures to regulate intellectual property as indirect expropriation; (ii) the principle of abuse of rights is useful to preclude jurisdiction recognition over investment disputes. Two main conclusions are obtained: (i) the final arbitration awards do not restrict national regulatory autonomy of Uruguay and Australia; (ii) the international investment agreements can impact national regulatory autonomy.

Keywords
Intellectual property; indirect expropriation; investor-State arbitration; national regulatory autonomy; investment agreements

Introdução

No ano de 2003, os países-membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) aprovaram por unanimidade a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco, a qual estimula os Estados a promoverem políticas públicas de combate ao tabagismo. Com respaldo na Convenção, vários países, entre eles o Brasil, adotaram medidas para promoção da saúde pública mediante restrição do uso de marcas nas embalagens de cigarro. A empresa Philip Morris, titular da marca Marlboro, entre outras, impugnou os atos normativos do Uruguai e da Austrália à luz de tratados bilaterais de investimentos.

Um dos pontos em comum nas duas controvérsias é o argumento da empresa demandante: a restrição ao uso do registro marcário representa um ato de desapropriação indireta e consequente violação do tratado bilateral de investimentos. As alegações da Philip Morris refletem a problemática das intersecções das políticas de investimentos e de propriedade intelectual, e motivam o presente estudo de caso sobre os contenciosos suscitados em face do Uruguai e da Austrália.

Além das controvérsias propostas pela Philip Morris, três outras versam sobre registros marcários e/ou patentes, a saber: (i) Eli Lilly versus Canadá; (ii) Bridgestone versus Panamá; (iii) Shell versus Nicarágua. As cinco controvérsias identificadas têm em comum a imputação de violação da regra da desapropriação indireta.

O número restrito de contenciosos indica a adoção de uma pesquisa qualitativa e do método de estudo de caso, e o uso das decisões arbitrais como fontes primárias. O objetivo geral é verificar os fundamentos utilizados nas decisões arbitrais das controvérsias propostas pela Philip Morris, que acolheram ou rejeitaram a alegação de restrição de uso marcário como violação dos tratados bilaterais de investimentos.

A primeira seção versa sobre a propriedade intelectual nos acordos de investimentos. Os contenciosos sobre propriedade intelectual apresentados por investidores internacionais sugerem um esforço direcionado para limitar a autonomia regulatória dos Estados e promover uma constante elevação dos níveis de proteção dos direitos de patentes, marcas e outros ativos.

A segunda seção descreve a controvérsia Philip Morris versus Uruguai com foco: (i) em uma preliminar de defesa sobre a não caracterização das atividades da empresa como investimento, nos termos dos critérios de Salini; (ii) na prática da desapropriação indireta tributada ao país demandado.

A terceira seção dedica-se ao contencioso movido pela Philip Morris em face da Austrália e concentra atenção na preliminar de defesa correspondente à doutrina de abuso de direito. O ato regulatório australiano também foi imputado como um ato de desapropriação indireta. No entanto, o órgão arbitral não analisou essa alegação pelos motivos expostos na seção.

A conclusão aborda o impacto dos acordos de investimentos na autonomia regulatória nacional a partir do que foi apreendido nas controvérsias sobre restrições de uso de registro marcário. A celebração dos tratados bilaterais de investimentos pelo Brasil enseja a adoção de novos parâmetros do exame de conformidade jurídica dos atos regulatórios de propriedade intelectual para evitar violações de regras, tais como a desapropriação indireta.

1. Propriedade intelectual nos acordos de investimentos

A expressão “acordos internacionais de investimento” é empregada nos moldes utilizados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) para se referir a: (i) tratados bilaterais de investimento; e (ii) tratados com previsões de investimento, os quais compreendem os acordos de livre-comércio (UNCTAD, 2022).

A propriedade intelectual encontra-se prevista na maior parte dos tratados bilaterais de investimento (MERCURIO, 2012, p. 872) e nos capítulos de investimentos dos acordos de livre-comércio (RUSE-KHAN, 2010, p. 12). Como forma de investimento, encontra-se prevista desde o primeiro tratado bilateral moderno sobre a matéria, celebrado entre Alemanha e Paquistão, no ano de 1959 (DIEPENDAELE, COCKBAIN e STERCKX, 2017, p. 295).

Ainda assim, há a percepção de novidade na matéria, a qual decorre das controvérsias suscitadas pelos investidores estrangeiros em face dos Estados para impugnar atos regulatórios sobre marcas e patentes, a partir da década de 2000. Os contenciosos promovidos pela empresa Philip Morris, entre outros, tiveram repercussão pública (YU, 2017, p. 843) e trouxeram ao debate o potencial impacto dos tribunais arbitrais na autonomia regulatória nacional no tocante à propriedade intelectual (HENCKELS, 2016, p. 28). O conceito de autonomia regulatória nacional remete ao grau de liberdade dos Estados para estabelecer os seus regulamentos sem descumprir os acordos internacionais no âmbito do direito econômico internacional (DU, 2011, p. 647).

A perda da autonomia regulatória nacional proporcionada pelos acordos de investimentos está longe de configurar um tema novo. A preservação da liberdade estatal para estabelecer políticas públicas encontra-se no debate sobre a não adesão do Brasil à Convenção sobre Resolução de Conflitos relativos a Investimentos entre Estados e Nacionais de outros Estados, assinada em Washington em 18 de março de 1965 (COZENDEY, 2015, p. 14).

Nas três últimas décadas, a discussão sobre a restrição da autonomia regulatória decorrente dos acordos de investimentos assume relevo particular em razão do uso recorrente da arbitragem por parte dos investidores internacionais. Em consulta à base de dados da UNCTAD, identifica-se o número de 43 controvérsias de investimentos entre os anos de 1990 e 1999. O número cresce para 327 no período compreendido entre 2000 e 2009, e atinge o montante de 665 controvérsias iniciadas na década seguinte, entre os anos de 2010 e 2019 (UNCTAD, 2022).

Investidores estrangeiros veem os mecanismos de solução de controvérsia como um instrumento para obter do Estado receptor o que não é possível na negociação do acordo (OKEDIJI, 2014, p. 1136). Ao suscitar uma controvérsia perante o órgão arbitral previsto no acordo, as empresas buscam desestimular a adoção de alterações legislativas que as desfavoreçam, entre outros objetivos (HO, 2015, p. 216). A finalidade almejada pelas empresas não se resume à obtenção de indenizações. Os órgãos arbitrais internacionais têm sido acionados por investidores com o escopo de reduzir deliberadamente a capacidade regulatória dos Estados (GATHII e HO, 2017, p. 429).

Os contenciosos de investimentos que envolvem propriedade intelectual refletem estratégias para elevar os patamares de proteção (FRANKEL, 2016, p. 122). Uma delas trata da interpretação do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) pelos tribunais arbitrais de investimentos de forma distinta à realizada pelo órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio (OMC) (BERNIERI, 2006, p. 549). Nesse sentido, a elevação dos níveis de proteção de patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos efetiva-se mediante a interpretação extensiva das normas do TRIPS (CORREA, 2014, p. 93). Por isso, os tratados bilaterais de investimentos e os capítulos de investimentos dos acordos de livre-comércio proporcionam o efeito TRIPS-Plus (VANHONNAEKER, 2015, p. 180).

A elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual por meio dos tratados bilaterais de investimentos constitui uma estratégia adotada por países desenvolvidos, que compreende três aspectos. O primeiro é a inserção da propriedade intelectual na definição de investimento. O segundo é a vinculação dos acordos de investimentos com compromissos os quais os países cedem autonomia regulatória em termos de propriedade intelectual, por exemplo, tratados bilaterais de propriedade intelectual. O terceiro refere-se ao uso dos princípios da nação mais favorecida e do tratamento nacional nos instrumentos de investimentos. Os três aspectos mencionados operaram em conjunto para promover um nível de proteção mais exigente da propriedade intelectual em relação ao da OMC (DRAHOS, 2001, p. 794).

O TRIPS é o ponto de partida para uma progressiva elevação dos níveis de proteção da propriedade intelectual (DRAHOS et al., 2004, p. 253; KUR, 2016, p. 135-136; MERCURIO, 2006, p. 215; SELL, 2011, p. 448), que se efetiva por meio de diversas ações empreendidas pelos países desenvolvidos. Os capítulos sobre patentes, marcas e outros ativos nos acordos de livre-comércio constituem uma dessas ações, porquanto trazem normas TRIPS-Plus caracterizadas por: (i) implementar um nível de proteção mais exigente comparado ao da OMC; (ii) eliminar uma faculdade ou flexibilidade pactuada; ou (iii) incluir novos direitos de propriedade intelectual (CORREA, 2014, p. 88; DRAHOS, 2001, p. 793; MERCURIO, 2006, p. 219; VIVAS-EUGUI, 2003, p. 4). Essas normas restringem a autonomia regulatória no tocante à propriedade intelectual em um grau superior ao previsto nos acordos constitutivos da OMC (HILTY, 2016, p. 185-186).

Restrições à concessão de licenças compulsórias e proibições de importação paralela de medicamentos são incluídas nos acordos de livre-comércio celebrados pelos Estados Unidos e pela União Europeia com países em desenvolvimento, o que implica restrição de direitos compreendidos no TRIPS como necessários à promoção da saúde pública (CORREA, 2007, p. 38; DRAHOS, 2007, p. 33; SELL, 2007, p. 59; MITTAL, 2017, p. 298; XAVIER JUNIOR e BRANDÃO, 2009, p. 434).

A elevação dos padrões de proteção de propriedade intelectual, por meio do TRIPS e de outros instrumentos, não decorre somente de uma pressão por parte dos países desenvolvidos. Determinados países em desenvolvimento compartilham de uma crença autêntica sobre o fortalecimento de proteção patentária como indutor do desenvolvimento econômico (MAZZOLENI e NELSON, 1998, p. 273), o que é controverso, porquanto o direito patentário pode promover distorções promotoras de ineficiência econômica quando verificada uma proteção excessiva (STIGLITZ, 2008, p. 1724).

O efeito adverso da proteção excessiva da propriedade intelectual possui impacto econômico negativo no interesse público dos países desenvolvidos e em desenvolvimento (ABBOTT, 2017, p. 63; HILTY, 2016, p. 186). Após a entrada em vigor do TRIPS, configura-se um novo bilaratelismo da propriedade intelectual, que opera por meio da extensa rede de tratados bilaterais de investimentos (OKEDIJI, 2003, p. 142).

Resta assim evidenciado o entrelaçamento entre as normas sobre investimentos internacionais e proteção de patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos. Os tratados bilaterais de investimentos proporcionam um nível de exigência maior em relação ao TRIPS, o que suscita um debate sobre quanto eles impactam na formulação de políticas públicas.

2. Philip Morris versus Uruguai

Em 2008 e 2009, o Uruguai editou três atos normativos infralegais, os quais reservaram 80% do espaço dedicado ao rótulo para imagens das consequências do uso do cigarro. Os atos regulatórios adotados pelo Uruguai estabeleceram uma única apresentação às diferentes marcas de cigarro. As marcas de cigarro costumam possuir diferentes cores ou denominações para seus produtos, por exemplo, Marlboro vermelho, Marlboro ouro, Marlboro azul e Marlboro verde. Essa diferenciação no tocante à apresentação do produto restou proibida (ICSID, 2013, §§ 4-6).

As medidas de saúde públicas adotadas pelo Uruguai tiveram como fundamento a Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco de 2003, a qual prevê a obrigação de constar advertências sobre os efeitos nocivos do consumo de cigarro nas embalagens em pelo menos 50% da principal superfície exposta (WHO, 2003, art. 11.1. iv).

Em 2010, a empresa Philip Morris apresentou o pedido de instauração da controvérsia perante o ICSID. O direito aplicável invocado pela empresa demandante foi o tratado bilateral de investimentos celebrado entre Suíça e Uruguai em 1988, o qual entrou em vigor em 1991 (ICSID, 2013, § 1). O tratado definiu a propriedade intelectual como uma forma de investimento com expressa referência às marcas (URUGUAI, 1988, art. 1.2.d).

A preliminar suscitada pelo Uruguai compreendeu a descaracterização das atividades empreendidas pela Philip Morris como investimento. Para a defesa, a comercialização de cigarro não preencheu o requisito de contribuição ao desenvolvimento do Estado receptor, um dos critérios do teste de Salini. Nessa linha de argumentação, o país demandado apresentou dados sobre o custo com tratamento à saúde gerado por doenças relacionadas ao consumo de tabaco (ICSID, 2013, §§ 177-178 e 181).

Referido teste é uma referência à controvérsia Salini versus Marrocos, cujo órgão arbitral elencou quatro elementos interdependentes para identificar um ativo como investimento estrangeiro: (i) aplicação de dinheiro ou de ativos; (ii) duração da execução do contrato; (iii) risco do empreendimento; (iv) contribuição para o desenvolvimento econômico do Estado receptor (ICSID, 2001, § 52). Reconhece-se que o teste de Salini poderia se chamar Fedax porque os critérios para identificação do investimento já haviam sido sistematizados no laudo arbitral da controvérsia Fedax versus Venezuela, proferido quatro anos antes da conclusão da controvérsia Salini versus Marrocos (STERN, 2009, p. 536).

Os critérios de Salini não funcionam como uma definição em abstrato de investimento. Eles permitem uma identificação casuística de investimento, porquanto este é um conceito aberto, em conformidade com o art. 25 (1) da Convenção de Washington. Desse modo, novas matérias são passíveis de serem classificadas como investimentos, por exemplo, propriedade intelectual (ANDRADE, 2015, p. 59). Como os direitos de patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos preenchem os critérios de Salini, a literatura costuma reconhecer a possibilidade de qualificá-los como investimentos (VANHONNAEKER, 2019, p. 1995).

A Philip Morris alegou a irrelevância do critério de contribuição ao desenvolvimento econômico do Estado receptor, em razão da não previsão no tratado bilateral de investimentos (ICSID, 2013, § 185). Compreensão distinta foi defendida por Vadi (2015, p. 152), que respaldou a tese defendida pelo Uruguai. O critério do desenvolvimento econômico não é preenchido simplesmente pelo exercício da atividade de uma empresa no Estado receptor, ainda que ela gere empregos e pagamento de tributos.

O órgão arbitral reconheceu uma ampla gama de operações econômicas compreendida na noção de investimento. A restrição da definição de investimento e a consequente limitação de jurisdição ratione materiae ocorrem por meio de previsão nesse sentido no tratado bilateral de investimentos e/ou na legislação nacional sobre a matéria. Ao se interpretar o art. 25 (1) da Convenção de Washington, na sua acepção comum, no contexto e à luz do objeto e objetivo do instrumento, investimento possui um significado amplo, na avaliação do órgão arbitral. Os árbitros não reconheceram como consistente a jurisprudência sobre o teste de Salini, razão pela qual não o consideraram relevante para o caso concreto (ICSID, 2013, §§ 200-204).

Para o órgão arbitral, os critérios de Salini não operam como requisitos jurisdicionais, mas como elementos úteis na identificação de uma atividade como investimento. Por conseguinte, a ausência de um dos critérios de Salini não prejudicou o reconhecimento da jurisdição. Com essa fundamentação, o órgão arbitral reconheceu a sua jurisdição sobre o caso e afastou a preliminar alegada pelo Uruguai (ICSID, 2013, §§ 206 e 210).

O reconhecimento da jurisdição pelo órgão arbitral possibilitou o exame de mérito da controvérsia. Entre as alegações da empresa demandante, encontra-se a violação da regra da desapropriação indireta (ICSID, 2016, § 175), a qual possui previsão no tratado bilateral de investimentos entre Uruguai e Suíça (URUGUAI, 1988, art. 5.1).

O conceito de desapropriação indireta remete às medidas estatais prejudiciais aos investimentos estrangeiros privando-os de utilidade econômica, ou diminuindo o seu valor, independentemente da intenção do Poder Público nesse sentido (CHRISTIE, 1962, p. 310). A não transferência de titularidade da propriedade é o elemento característico da desapropriação indireta. O investidor é privado do seu investimento ou sofre uma perda efetiva do exercício ou controle da propriedade (HENCKELS, 2016, p. 40; DOLZER e SCHREUER, 2008, p. 92).

A aferição da desapropriação indireta prioriza o seu elemento consequencial, em detrimento do formal. O instrumento formal para adoção da desapropriação indireta é menos relevante comparado à consequência produzida pelo ato (REISMAN e SLOANE, 2004, p. 121). A desapropriação indireta costuma resultar de um processo constituído de diversos atos sequenciais. Os acordos de investimentos utilizam expressões sinônimas para se referir a ela: desapropriação construtiva, medidas equivalentes à desapropriação, medidas com efeito equivalente à desapropriação (FORTIER e DRYMER, 2004, p. 297).

No mérito, o Uruguai defendeu-se afirmando a inexistência de direitos passíveis de desapropriação, porquanto a sua legislação não prevê o direito de uso do registro marcário. Os árbitros rejeitaram a argumentação exposta na defesa porque a ausência de direito de uso no ordenamento jurídico não afasta o direito de propriedade conferido pelo registro marcário (ICSID, 2016, § 272).

Como o registro marcário é um direito de propriedade, ele é passível de desapropriação. Esse foi o raciocínio adotado pelo órgão arbitral. Quando um indivíduo deposita um pedido de registro, presume-se a sua intenção de uso do bem, embora o procedimento eventualmente tenha o único efeito de excluir a utilização do signo por terceiros (ICSID, 2016, §§ 272-273).

No caso concreto, o órgão arbitral não reconheceu a desapropriação indireta porque a marca Marlboro e os outros elementos distintivos continuaram estampando os maços de cigarro comercializados pela empresa demandante. As medidas impugnadas limitaram o modo de usar os registros marcários, mas não afetaram substancialmente o negócio (ICSID, 2016, § 276). Os árbitros, ao afastarem a violação da desapropriação indireta, adotaram uma fundamentação com respaldo na doutrina dos poderes de polícia, também identificada como poder de regular. Nesse sentido, o laudo arbitral em exame constitui uma contribuição para pacificar o reconhecimento da referida doutrina na jurisprudência arbitral de investimentos (ZARRA, 2017, p. 114).

A perspectiva adotada pelo órgão arbitral compreendeu uma análise do impacto da restrição de uso do registro marcário sobre o conjunto dos produtos comercializados pela empresa demandante. As medidas impugnadas não promoveram uma limitação substancial do valor do empreendimento da Philip Morris (ICSID, 2016, §§ 283-284).

A Philip Morris admitiu a obtenção de lucros superiores aos do período anterior à edição dos atos regulatórios uruguaios. No entanto, ela alegou que seus lucros teriam sido em valores superiores aos efetivamente verificados se não fosse pelos atos regulatórios impugnados. Essa alegação foi rejeitada pelo órgão arbitral com fundamento na jurisprudência, a qual não reconhece a desapropriação mediante a demonstração de perda parcial de lucros ou considerando a expectativa de lucro. Essas verificações levaram à conclusão da inexistência da desapropriação indireta (ICSID, 2016, § 286).

As demais alegações apresentadas pela Philip Morris foram rejeitadas. O laudo arbitral da controvérsia Philip Morris versus Uruguai traz consequências positivas à promoção da saúde pública, notadamente pelo reconhecimento da autonomia regulatória dos Estados na matéria (VOON, 2017, p. 329).

A título de conclusão preliminar, vê-se que o órgão arbitral reconheceu: (i) a aplicação de um conceito amplo de investimento, o qual inclui o direito marcário; (ii) o alcance limitado da alegação de não preenchimento do requisito de desenvolvimento econômico à luz do teste de Salini, porquanto se afastou a preliminar de defesa nesse sentido; (iii) o registro marcário como passível de desapropriação indireta, em tese, porque ele corresponde a um direito de propriedade; (iv) a não configuração de desapropriação indireta pelos atos regulatórios adotados pelo Uruguai, porquanto não houve perda substancial do valor do empreendimento.

3. Philip Morris versus Austrália

Em setembro de 2010, a empresa Philip Morris reestruturou as suas subsidiárias em diversos países. Uma das empresas reestruturadas foi a Philip Morris Asia Limited, constituída em Hong Kong, com operações na fabricação, na importação, no comércio e na distribuição de cigarro na Austrália, na Nova Zelândia e nas Ilhas do Pacífico. A subsidiária constituída em Hong Kong passou a deter as ações de uma das empresas do grupo econômico, sediada na Austrália (Philip Morris Australia Limited), controladora da Philip Morris Limited, também com sede na Austrália. Essa última empresa foi titular, na ocasião, dos direitos de propriedade intelectual relacionados aos produtos comercializados nesse país (PCA, 2015, §§ 141-143 e 183).

Quando a reestruturação empresarial foi realizada, encontravam-se em discussão os atos regulatórios restringindo o uso de marcas nas embalagens de cigarro, os quais foram editados pela Austrália em 2011, após anos de debate. As normas australianas estabeleceram uma embalagem-padrão para cigarros, limitando o uso do registro marcário, com o escopo de desestimular o consumo e promover a saúde pública (PCA, 2015, §§ 99-140, 165).

No ano de 2011, a Philip Morris, por meio da subsidiária com sede em Hong Kong, dirigiu à Austrália a notificação para constituição de um órgão arbitral à luz das regras da United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) perante a Corte Permanente de Arbitragem. A estratégia adotada pela empresa Philip Morris foi suscitar a controvérsia em nome da subsidiária constituída em Hong Kong. Desse modo, foi possível adotar como direito aplicável o tratado bilateral de investimentos celebrado entre Austrália e Hong Kong em 1993 (PCA, 2015, § 13).

A pretensão da empresa compreendeu a suspensão do cumprimento da lei australiana e a respectiva compensação pelo prejuízo sofrido. Os atos regulatórios foram acusados de diminuir substancialmente o valor dos investimentos da empresa no país. Para fundamentar a alegação, ela diferenciou dois tipos de modelos de negócio. No primeiro tipo, a marca exercia um papel fundamental, já no segundo tipo, a marca era irrelevante. Na argumentação desenvolvida pela empresa demandante, o ato regulatório impugnado ensejou uma mudança do seu modelo de negócio, passando ela a exercer a atividade empresarial como se o portfólio de marcas fosse irrelevante (PCA, 2015, §§ 6, 7).

Voon e Mitchell (2011, p. 522-523) descaracterizam o alegado investimento da Philip Morris ao exporem o não preenchimento do requisito de desenvolvimento econômico. Trata--se, assim, de uma preliminar à luz dos critérios de Salini e em conformidade com a defesa do Uruguai na controvérsia suscitada pela Philip Morris.

Os atos regulatórios impugnados não afetaram o investimento como um todo, o qual é mais amplo do que os registros marcários. Por isso, os argumentos da Philip Morris aproximam-se da dúbia noção de desapropriação parcial, a qual não possui previsão no tratado bilateral de investimentos celebrado entre Hong Kong e Austrália. Trata-se de um tema não pacificado na jurisprudência arbitral, que compreende decisões favoráveis e contrárias à noção de desapropriação parcial (MITCHELL e WURZBERGER, 2011, p. 634-635).

O tratado bilateral de investimentos entre Austrália e Hong Kong não mencionou as controvérsias preexistentes à realização do investimento (AUSTRALIA, 1993, art. 10). Com esse fundamento, a defesa apresentou uma objeção temporal, porquanto não expressou consentimento aos conflitos configurados anteriormente aos investimentos (PCA, 2015, § 352).

O exame da objeção ratione temporis demandou a verificação da data do investimento. Em outros termos, o investimento protegido ocorreu antes ou depois da alegada violação do tratado? Na compreensão dos árbitros, a identificação precisa da data da alegada violação do tratado foi fundamental para avaliar o reconhecimento da jurisdição. Nesse aspecto, foi citada a controvérsia Gremcitel versus Peru, cujo julgamento admitiu a importância da identificação da data denominada de crítica, correspondente ao momento da adoção pelo Estado da medida objeto de futura impugnação. A medida impugnada costuma decorrer de uma sequência de eventos. O início da sequência de eventos ocorre comumente anos antes da adoção pelo Estado da medida apontada como violação do tratado (PCA, 2015, §§ 529-530).

No caso em tela, a edição do ato regulatório constituiu a data crítica da controvérsia (21 de novembro de 2011). No entanto, a reestruturação da empresa foi decidida em 3 de setembro de 2010 e completada em 23 de fevereiro de 2011, antes da edição da lei dedicada à promoção da saúde pública por meio da restrição do uso de marca nas embalagens de cigarro. Considerando a identificação da data crítica, nos termos anteriormente mencionados, o órgão arbitral reconheceu a jurisdição ratione temporis (PCA, 2015, §§ 533-534), passando em seguida ao exame da tese do abuso de direito, invocada pela Austrália como objeção ao exame de mérito da controvérsia.

A tese de abuso de direito possui o alcance de impedir o reconhecimento da jurisdição de um órgão arbitral de investimento. Isso ocorre particularmente quando o investidor estrangeiro promove a prática do forum shopping, escolhendo o acordo e consequentemente reestruturando o seu empreendimento com o escopo de suscitar uma controvérsia (TOPCAN, 2014, p. 629). A Austrália invocou a tese de abuso de direito em sua defesa. Nessa linha de raciocínio, a reestruturação das empresas e dos respectivos investimentos ocorreu com o objetivo de alegar a violação do tratado, considerando uma divergência preexistente ou, pelo menos, previsível. Para a Austrália, a reestruturação empresarial foi conduzida com o escopo de criar uma vantagem desleal, porque o investidor não tinha real intenção de promover uma atividade econômica no Estado receptor, mas sim de suscitar a controvérsia (PCA, 2015, §§ 194 e 536).

A jurisprudência arbitral indica a impossibilidade de uma empresa alterar os seus investimentos com a finalidade de obter acesso jurisdicional de um órgão arbitral após a configuração do prejuízo. Não há óbice à reestruturação do investimento, particularmente na iminência de um dano. No entanto, a doutrina do abuso de direito combate a mudança estrutural do investimento por parte do investidor com objetivo único de suscitar uma controvérsia (STERN, 2009, p. 548).

A reestruturação empresarial não decorreu de razões tributárias ou de negócios, constatou o órgão arbitral. A constituição das subsidiárias foi realizada para possibilitar à Philip Morris suscitar a controvérsia com o fundamento no tratado bilateral de investimentos celebrado entre Austrália e Hong Kong (PCA, 2015, §§ 554 e 584).

Ao alcançar tal conclusão, o órgão arbitral classificou a controvérsia como um abuso de direito (ou abuso de processo). Os atos regulatórios que padronizavam as embalagens de cigarro eram previsíveis quando houve a reestruturação do grupo econômico. Desse modo, os árbitros declararam-se impedidos de exercer a jurisdição e julgaram inadmissível a arbitragem (PCA, 2015, § 585, 588). Por isso, a alegação da desapropriação indireta, própria do mérito da controvérsia, não foi examinada.

Conclusão

Os órgãos arbitrais decidiram em favor dos países demandados nas controvérsias sobre uso de registros marcários nas embalagens de cigarro, suscitadas pela empresa Philip Morris. Nesses dois casos, não houve restrições à autonomia regulatória dos Estados no tocante à formulação de políticas públicas, porquanto não foram identificadas violações dos tratados invocados.

Os países demandados não se viram obrigados a revogar suas leis ou promover indenizações pecuniárias à multinacional tabagista. Por outro lado, no curso das duas controvérsias, razoável supor um constrangimento imposto às autoridades governamentais do Uruguai e da Austrália no tocante à aprovação de novas medidas de promoção à saúde pública.

De acordo com essa hipótese, as controvérsias propostas serviram para frear o aperfeiçoamento de uma política pública. Como é cediço, as políticas públicas resultam de contextos específicos, os quais são dinâmicos. A interrupção das ações de uma política pública pode resultar no seu sepultamento. É possível que o objetivo almejado pela empresa tabagista tenha sido atingido independentemente da improcedência verificada nas duas controvérsias.

Da fundamentação adotada na controvérsia Philip Morris versus Uruguai, depreende-se a possibilidade de o tratado bilateral de investimentos restringir a autonomia regulatória nacional no tocante à propriedade intelectual. A decisão arbitral admitiu a viabilidade de a restrição do uso de registro marcário classificar-se como desapropriação indireta. No caso concreto, afastou-se essa alegação porque a empresa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente da medida impugnada; ao contrário, admitiu lucros superiores aos obtidos antes da entrada em vigor dos atos regulatórios.

Isso sugere uma pergunta: se a empresa tivesse comprovado prejuízo, seria possível caracterizar a desapropriação indireta? Não há uma caracterização automática da desapropriação indireta decorrente da configuração de prejuízo econômico. De todo modo, o órgão arbitral admitiu em tese a correspondência entre uma medida restritiva de uso de registro marcário e a desapropriação indireta. Isso tampouco ocorreu na controvérsia Philip Morris versus Austrália porque o mérito não foi examinado, uma vez acolhida a preliminar de abuso de direito invocada pela defesa.

O estudo de caso da controvérsia Philip Morris versus Uruguai demonstra que medidas de propriedade intelectual são passíveis de violar tratados bilaterais de investimentos. Tendo isso em mente, mostra-se razoável a elaboração dos atos regulatórios de propriedade intelectual à luz dos compromissos de investimentos vigentes no Brasil. Esse tipo de aferição cabe, inclusive, na análise de impacto regulatório, prevista no art. 5o da Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019 (BRASIL, 2019), e no Decreto n. 10.411, de 30 de junho de 2020 (BRASIL, 2020).

Como os atos administrativos normativos sobre propriedade intelectual no Brasil são elaborados em observância às disposições do TRIPS, entre outros acordos internacionais, espera-se igual cuidado em relação aos tratados bilaterais de investimentos, sob pena de adoção de medidas frágeis do ponto de vista jurídico.

A previsão de propriedade intelectual nos tratados bilaterais de investimentos celebrados pelo país não contribuiu para a inserção do tema na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (Enpi) para o período de 2021 a 2030, instituída pelo Decreto n. 10.886, de 7 de dezembro de 2021 (BRASIL, 2021). Entre as ações delineadas, não se prevê nenhuma medida atinente ao impacto dos acordos de investimentos no sistema de propriedade intelectual. Menciona-se a importância da promoção de um ambiente de negócios para atração de investimentos estrangeiros, o que não corresponde ao tema aqui tratado.

Embora os órgãos arbitrais não tenham restringido a autonomia regulatória dos países demandados nas controvérsias examinadas, reconhece-se a possibilidade de tal conclusão em futuros contenciosos que envolvam propriedade intelectual. Justifica-se, assim, um aperfeiçoamento dos atos regulatórios sobre patentes, marcas, desenhos industriais e outros ativos considerando os compromissos de investimentos celebrados pelo país, além de possíveis impugnações em órgãos arbitrais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Dr. Luiz Otávio Pimentel.

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• Como citar este artigo: CUNHA NETO, Loris Baena; CARVALHO, Sergio Medeiros Paulino de. Controvérsias de investimentos sobre direitos de propriedade intelectual. Revista Direito GV, São Paulo, v. 19, e2309, 2023. https://doi.org/10.1590/2317-6172202309

Datas de Publicação

• Publicação nesta coleção
  20 Fev 2023
• Data do Fascículo
  2023

Histórico

• Recebido
  04 Mar 2021
• Aceito
  07 Set 2022